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Voraussetzungen des Markeneintrags für Nutzungsberechtigte gemäss Art. 4 MSchG

Voraussetzungen des Markeneintrags für Nutzungsberechtigte gemäss Art. 4 MSchG

Vorbemerkung

Angesichts der Vielfalt der Verfahrensschritte sowie der unterschiedlichen Parteistellungen (Kläger, Beklagte, Beschwerdeführer, Beschwerdegegner) werden die entsprechenden Namen oder Funktionen im nachfolgenden Text ausnahmsweise hervorgehoben.

I. Ausgangslage 

Die A GmbH ist Inhaberin der am 1. Dezember 2011 hinterlegten CH-Wortmarken Nr. 629 410 „REICO“ und der CH-Wort-/Bildmarke Nr. 629 989 „REICO“. Die C GmbH ist Inhaberin der am 12. März 2007 registrierten deutschen Wort-/Bildmarke DE 30722813 „REICO VITAL-SYSTEME“  sowie des Domainnamens „reico-schweiz.com“. D ist Inhaber der Gemeinschaftswortmarke Nr. 008808842 „REICO“ mit Priorität vom 13. Januar 2010 und hat am 19. Februar 2013 eine Gemeinschafs-Wort-/Bildmarke „REICO VITAL-SYSTEME“ angemeldet. 

Gegen die Hinterlegung von CH-Wortmarken Nr. 643 963 „REICO“ (13. Mai 2013) sowie der CH-Wort-/Bildmarke Nr. 643 659 „REICO VITAL-SYSTEME“ (3. Mai 2013) durch D hatte die A GmbH Widerspruch erhoben.

Abgesehen von diesem Widerspruch veranlasste die A GmbH, dass eine Warensendung der C GmbH an ihre schweizerische Zweigniederlassung zollrechtlich zurückbehalten wurde und reichte die A GmbH beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen ein Massnahmengesuch um Beschlagnahmung der Ware ein.

Das Handelsgericht wies das Massnahmengesuch der A GmbH ab mit der Begründung, die C GmbH (Gesuchsgegnerin) habe glaubhaft gemacht, dass sie im Sinne von Art. 4 MSchG im Verhältnis zur A GmbH als Inhaberin der Marken zu betrachten sei.

Am 12. Dezember 2013 gelangten die C GmbH sowie D (Kläger) an das Handelsgericht des Kantons St. Gallen im Wesentlichen mit dem Begehren, es sei der A GmbH (Beklagte) zu verbieten, unter den (Wort- sowie Wortbild-) Zeichen „REICO“, „REICO Schweiz“, Reico-Vital-Schweiz und/oder „Reico Vital Systeme“ Tierfutter, Nahrungsergänzungsmittel, Boden- und Pflanzenprodukte und/oder Körperhygieneprodukte zu bewerben, anzubieten, in Verkehr zu bringen etc. Die Beklagte sei zudem zu verpflichten, der C GmbH die CH-Marken Nr. 629 410 „REICO“ und Nr. 629 989 „REICO“ zu übertragen, eventuell seien diese nichtig zu erklären.

Mit Entscheid vom 5. Juli 2016 hiess das Handelsgericht die Klage der C GmbH sowie von D im Wesentlichen gut. Mit Urteil 4A_489/2016 vom 27. Februar 2017 hiess das Bundesgericht eine Beschwerde in Zivilsachen der A GmbH gut und wies es die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück. 

Mit Entscheid vom 16. Mai 2017 hiess das Handelsgericht die Klage der C GmbH sowie von D wiederum gut. Im Wesentlichen begründete das Handelsgericht seinen Entscheid damit, die A GmbH sei sich ihrer Stellung als Vertriebspartnerin der C GmbH und damit ihrer markenrechtlichen Sonderstellung als Vertriebspartnerin der C GmbH bewusst gewesen.

Schliesslich heisst das Bundesgericht eine erneute Beschwerde in Zivilsachen der A GmbH gegen den Entscheid vom 16. Mai 2017 gut und weist es die Klage der C GmbH sowie von D vom 12. Dezember 2013 ab.

II. Erwägungen unter dem Aspekt des Markenrechts 

Art. 4 MSchG (Marginale „Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter“) hat den folgenden Wortlaut: „Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben.“ (E 3)

Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht und der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch der fremden Marke zum Inhalt hat. (E 3)

Es ist unbestritten, dass die A GmbH nicht im Sinne von Art. 418a Abs. 1 OR vertraglich als Agentin engagiert war; vielmehr hat sie die von der C GmbH bezogenen Produkte auf eigene Rechnung und im eigenen Namen verkauft. (E 3) Auch die tatsächliche Belieferung der A GmbH mit Produkten im Hinblick auf eine beabsichtigte Zusammenarbeit lässt die Folgerung nicht zu, die A GmbH habe die umstrittenen Zeichen in der Schweiz für die Beschwerdegegner (C GmbH und D) gebraucht. (E 3.2)

Die A GmbH hat die strittige Marke“ (recte: strittigen Marken) „in der Schweiz im Dezember 2011 nicht als Nutzungsberechtigte der Beschwerdegegner, sondern im eigenen Interesse auf den eigenen Namen hinterlegt.“ (E 3.2)

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich nicht, dass die C GmbH und D am umstrittenen Zeichen in der Schweiz vor der Eintragung der Marken berechtigt gewesen wären; damit ist auch nicht ersichtlich, inwiefern sie als Inhaber der Marken bzw. als anderswie in der Schweiz am Zeichen REICO Berechtigte die A GmbH hätten zum Gebrauch dieses Zeichen ermächtigen können. (E 3.2)

Die Vorinstanz hat hauptsächlich darauf abgestellt, dass ein Dauerverhältnis bestanden habe, das über eine Lieferbeziehung im Einzelfall hinausging und insbesondere in den Aspekten der Exklusivität und der Marketingstrategie einer (nicht unterzeichneten) Kooperationsvereinbarung entsprochen habe. (E 2.3 Abs. 2 Lemma 3)

Demgegenüber gelangt das Bundesgericht zum Schluss, das Handelsgericht habe eine vertragliche Grundlage des Inhalts, dass die A GmbH die umstrittenen Zeichen als Agentin („andere zum Gebrauch Ermächtigte“) für die Beschwerdegegner und mit deren Ermächtigung in der Schweiz gebraucht hätte, zu Unrecht bejaht. (E 3.3) 

Entsprechend bestätigt sich, dass die A GmbH die strittige Marke in der Schweiz im Dezember 2011 nicht als Nutzungsberechtigte der Beschwerdegegner, sondern im eigenen Interesse auf den eigenen Namen hinterlegt hat. (vgl. bereits E 3.2)

III. Erwägungen unter dem Aspekt des Verbots unlauteren Wettbewerbs sowie des Namensrechts 

Die Beschwerdegegner (C GmbH und D) stützten ihre Rechtsbegehren bezüglich Markeneintragung (vgl. das Begehren der ursprünglich Kläger (C GmbH sowie D) um Übertragung der CH-Marken Nr. 629 410 „REICO“ und Nr. 629 989 „REICO“ auf die C GmbH) auch auf das Verbot unlauteren Wettbewerbs und auf Namensrecht. (E 4)

Im Entscheid vom 16. Mai 2017 hatte das Handelsgericht des Kantons St. Gallen die Begehren der Kläger auch mit dem Argument des Verbots unlauteren Wettbewerbs sowie gestützt auf Namensrecht geschützt. Dies mit der Begründung, der C GmbH und D stehe das bessere Recht am Kennzeichen „REICO“ zu, weil die A GmbH in ihrer Stellung als „Vertriebspartnerin“ das Zeichen in der Schweiz für die Beschwerdegegner bzw. die C GmbH und D gebraucht habe. ( E 4.1)

Demgegenüber kam das Bundesgericht zum Schluss, da die Beschwerdeführerin (A GmbH) an der Wort-Marke CH 629 410 „REICO“ und der Wort-/Bildmarke CH 629 989 „REICO“ berechtigt sei, könnten sich die Beschwerdegegner (C GmbH und D) weder auf eine lauterkeitsrechtlich begründete Verwechslungsgefahr noch auf Namensrecht berufen, um der Beschwerdeführerin den Gebrauch des Zeichens REICO in der Schweiz zu verbieten. (E 4.2)

iusNet IGR 26.06.2018